Fecha de publicación: 18/06/2010
Categoría: DECRETO

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PROCESOS LEGISLATIVOS
DICTAMEN/ORIGEN
SENADORES
DICTAMEN/ORIGEN
MÉXICO, D.F. jueves, 10 de diciembre de 2009.
Gaceta Parlamentaria No 68


DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial, presentado por la Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas, a nombre propio y de los Senadores Ramiro Hernández García y Carlos Lozano de la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y habiendo analizado el contenido del proyecto en comento, estas comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:

ANTECEDENTES:

El día 26 de marzo de 2008, la Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas, presentó la iniciativa antes referida, que en esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

MATERIA DE LA INICIATIVA:

Introducir reformas al marco normativo de los derechos de propiedad intelectual, en particular a las patentes, para procurar un mayor equilibrio entre la promoción a la creatividad y a la innovación que permite a sus titulares el derecho de explotación exclusiva de su invento y el interés público, así como el beneficio social.

Con ello, se pretende incrementar la transparencia y la claridad en la expedición de patentes y en los derechos que las mismas confieren.

CONSIDERACIONES:

En la exposición de motivos de la iniciativa se señala:

La normatividad administrativa en materia de propiedad intelectual debe tener, dentro de sus objetivos, la búsqueda de un equilibrio entre la promoción a la creatividad y la innovación. Dicha promoción se logra al otorgar los derechos de explotación exclusiva de un producto cuando éste se considera una invención (entendida por ésta toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para satisfacer necesidades humanas concretas) y la transferencia y acceso oportuno a nuevas tecnologías, a fin de que el interés público prevalezca sobre el comercial.

Desafortunadamente, el balance entre libre competencia e innovación y entre interés general y particular, que sustenta al régimen jurídico de las patentes, en ocasiones se rompe en perjuicio de la sociedad, con lo cual se alejan las patentes de su papel promotor de la innovación."

De conformidad con lo anterior la iniciativa propone reformar el contenido de doce artículos y adicionar seis, todos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sobre el particular, estas comisiones han recibido opinión y observaciones tanto a la Iniciativa como al proyecto de dictamen de representantes de las siguientes entidades y asociaciones:

a) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

b) Secretaría de Economía

c) Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C.

d) Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos A.C.

e) Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C.

f) Asociación Nacional de Abogados de Empresa A.C.

g) Comité de Propiedad Industrial de la American Chamber of Commerce of México A.C.

h) Consorcio Mexicano del Software.

En virtud de lo anterior, estas comisiones desean destacar que el presente dictamen se emite después de un análisis de las propuestas contenidas en la iniciativa, así como de las diversas opiniones recibidas, en el que se ha pretendido guardar completa coherencia con los principios del sistema normativo de la propiedad intelectual en México, así como los establecidos en tratados y organizaciones internacionales de la que nuestro País es parte, observando cuidadosamente la relación estrecha que existe entre la protección de la propiedad intelectual, la competitividad, el fomento a la investigación científica y la innovación, el interés público y el beneficio social que nuestra legislación debe promover, por lo que a continuación se realiza un análisis de cada una de las modificaciones y adiciones propuestas en la iniciativa:

PRIMERO.- MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 6.

FRACCIÓN VI.

La iniciativa propone que esta fracción se modifique para quedar de la siguiente manera (en adelante se subrayan las modificaciones a los artículos vigentes):

IV. Sustanciar los procedimientos de oposición, revocación, nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

En esta fracción se incorpora la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (en adelante IMPI) para sustanciar los procedimientos de oposición y revocación.

Sobre el particular, estas comisiones advierten que el procedimiento de revocación no está previsto actualmente en la Ley ni se desarrolla en la iniciativa. Por su parte, el procedimiento de oposición es una propuesta de inclusión de esta iniciativa en un nuevo artículo 53 Bis, que cómo se analizará más adelante, estás comisiones proponen que sea sustituido por un mecanismo para que cualquier persona pueda realizar observaciones a partir de la publicación sobre la solicitud de una patente en la Gaceta del Instituto.

Por lo anterior no se considera necesaria la reforma propuesta para esta fracción.

FRACCIÓN X.

La iniciativa propone que esta fracción quede de la siguiente manera:

X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, así como todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé esta Ley.

Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión aquellas resoluciones del Instituto en las que se desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones, alcance o vigencia de patentes o registros, aun en aquellos casos en que la petición sea negada o se estime improcedente.

Las publicaciones en la Gaceta se harán para efectos de difusión general y no tendrán carácter vinculatorio salvo en los casos en que expresamente así lo señale la presente Ley;

Esta modificación tiene el propósito de delimitar el alcance jurídico de la Gaceta, que es la publicación mensual oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, al señalar que las publicaciones en la misma se harán para efectos de difusión general y no tendrán carácter vinculatorio, salvo en los casos en que expresamente así lo señale la propia Ley.

Al respecto, estas comisiones estiman que actualmente el artículo 8 y diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, señalan que los actos que consten en la Gaceta surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que ésta se ponga en circulación, lo que le da actualmente un efecto vinculante a todas las publicaciones que aparezcan en la Gaceta. Por lo anterior, se considera innecesario el tercer párrafo propuesto para la fracción X, pues contravendría lo dispuesto actualmente en la Ley en el artículo 8. Además, que, se considera contribuye a la certidumbre jurídica el efecto vinculatorio de las publicaciones en la Gaceta.

Por otra parte, la modificación que se refiere a la publicación de las resoluciones del IMPI en las que se desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar la vigencia de las patentes o registros, a la que alude el segundo párrafo propuesto para la fracción X, resultaría contraria del artículo 23 de la Ley, el cual se señala que la vigencia de las patentes es improrrogable, por lo que se propone suprimir lo relativo a la vigencia. Asimismo, se considera que la publicación respectiva debe operar sólo respecto a las modificaciones o registros concedidos, pues los negados o improcedentes no modifican la situación jurídica previamente existente respecto a los mismos.

En este orden de ideas, y toda vez que la exposición de motivos de la iniciativa señala que han existido casos de extensiones de vigencia, estas comisiones consultaron al IMPI sobre dichos casos, recibiendo información que los mismos se derivan de resoluciones judiciales que interpretan el artículo 12 Transitorio de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 y que, con el transcurso del tiempo perderá vigencia (en junio de 2011), por lo que los casos en los que podría aplicarse esta excepción son ya escasos y en tal virtud no se considera necesario establecer una disposición general para tal efecto.

En lo que respecta a la reforma del primer párrafo, estas comisiones consideran pertinente que se incluyan en el mismo las resoluciones que corresponden a los procedimientos de declaración administrativa (que son aquellos que resuelven una nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa) a fin de que sea del conocimiento público su contenido y alcances, la misma se traslada al nuevo segundo párrafo del artículo 6, pues el pasado 1 de diciembre esta Soberanía aprobó sin cambios una minuta que modifica el primer párrafo del mismo. Al respecto, con el propósito de contribuir a la certidumbre jurídica, dado el carácter vinculante que tienen las publicaciones en la Gaceta y que las resoluciones en comento son sujetas de medios de impugnación, se considera pertinente precisar en el referido párrafo, que las mismas se publicarán siempre que no hayan sido impugnadas. En el mismo sentido y alcance, se considera conveniente agregar tal precisión al segundo párrafo del artículo en comento.

SEGUNDO.- MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN IV

La iniciativa propone modificar el concepto de aplicación industrial, previsto en el artículo 12 fracción IV, para quedar como sigue:

"IV.- Aplicación industrial, al hecho de que una invención resuelva o coadyuve a resolver de manera práctica un problema específico o a atender una situación determinada y pueda ser producida o utilizada en la industria, en el comercio o en cualquier otra rama de la actividad económica para los fines que se describan en la solicitud".

El texto vigente del referido artículo es el siguiente:

Artículo 12.- Para los efectos de este título se considerará como:

I.- a III.- .

IV.- Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica;

En relación con esta propuesta, es preciso destacar que la aplicación industrial es la función de la invención, es decir la utilidad práctica de la misma para resolver un problema específico o atender una situación determinada y es, junto con la novedad y la actividad inventiva, uno de los requisitos que hacen "patentable" una invención (artículo 16).

Respecto de la definición propuesta, estas comisiones consideran que la misma es perfectible, pues al señalar que la invención debe "coadyuvar" a resolver un problema técnico, es un elemento subjetivo que sometería a discrecionalidad la existencia o no de la propia aplicación industrial. Por lo tanto, el introducir elementos como: ". coadyuve a resolver de manera práctica un problema específico." sin establecer parámetros de los grados de "coadyuvancia" requeridos para que la invención sea merecedora de obtener un título de patente, puede resultar contraproducente, al abrir la disposición a criterios subjetivos y a la discrecionalidad de la autoridad revisora, creando incertidumbre jurídica entre los usuarios del sistema de propiedad industrial. Por tal razón, estas comisiones consideran, ajustar la redacción propuesta para incluir que la invención correspondiente "tenga una utilidad práctica" con lo que se considera se atendería la necesidad de prever dicha utilidad, sin introducir elementos que pudieran resultar en discrecionalidad o generar confusión.

Por otra parte, modificar en la definición el concepto "posibilidad" por el de "hecho" resulta inconveniente y contrario a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante AADPIC) instrumento internacional del que México es parte y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994. En dicho Acuerdo se establece que la aplicación industrial es una "posibilidad" y no un "hecho".

Se advierte que de incluirse el término "hecho" tendría que ser necesariamente objeto de prueba, obligando a la autoridad incluso a reproducir la invención, para demostrar la existencia (hecho) de la referida aplicación industrial. De igual manera, una negativa de la existencia de la misma por parte de la autoridad, sería también de compleja demostración y motivación para la autoridad administrativa, lo que en cualquier caso significaría una prolongación a los tiempos de resolución de las solicitudes de patente, en perjuicio de los usuarios del sistema de propiedad intelectual y de la agilidad que merecen estos procedimientos.

No obstante lo anterior, se considera que la adición final a la fracción IV contenida en la iniciativa que establece ".para los fines que se describan en la solicitud." satisface la motivación de la reforma propuesta, que pretende limitar la práctica de presentar solicitudes de patente que no han concluido el desarrollo de la aplicación industrial, con el propósito de asegurar una fecha de presentación, sin haber precisado la utilidad de la invención.

De esta manera dicha adición asegura que se vincule necesariamente la posibilidad de la aplicación industrial con los propósitos que se hayan establecido en la solicitud original, y de no actualizarse esta posibilidad, no podría concederse la patente.

Por tal razón, se asientan las modificaciones referidas en el proyecto de decreto de este dictamen.

TERCERO.- ADICIÓN AL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I.

En este artículo, se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción I, para incorporar un nuevo supuesto de excepción a los derechos que confiere una patente, y quedar como sigue:

Artículo 22.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.

Queda incluido en este supuesto cualquier tercero que utilice una invención o los datos relativos a ésta durante los 36 meses previos al vencimiento de la patente con fines experimentales y para reunir la información o elementos materiales requeridos para la aprobación de un producto o proceso por las autoridades competentes, el cual no podrá ser comercializado hasta que la patente haya vencido;

Al respecto, estas comisiones destacan que el texto propuesto es lo que en materia de estudios de propiedad intelectual se conoce como "Cláusula Bolar", conforme a la cual se permite el desarrollo de pruebas tendientes a replicar la fabricación, formulación, etcétera, de un medicamento, con el propósito de obtener un registro sanitario, a fin de comenzar la comercialización del producto inmediatamente después del vencimiento de la patente.

En este sentido, es importante destacar que dicha disposición se encuentra ya prevista en el artículo 167 Bis, penúltimo párrafo, del Reglamento de Insumos para la Salud, aplicable a aquellos productos que requieran registro sanitario, por lo que se considera que no es necesario agregarla a la LPI que tiene un alcance y cobertura mayor a la de los insumos para la salud. Por lo anterior se desecha esta propuesta.

CUARTO.- ADICIÓN AL ARTÍCULO 40

La iniciativa propone adicionar un segundo párrafo en el sentido de que las patentes que se acojan al derecho de prioridad (reconocimiento de la fecha en la que se presentó una solicitud de patente en otro país) gocen de una vigencia igual a aquella que tendrían si hubieran sido solicitadas o expedidas en territorio nacional sin prioridad reconocida, quedando el texto de la siguiente manera:

Artículo 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Las patentes obtenidas con fundamento en el beneficio de prioridad que establece el párrafo previo, gozarán en México de una vigencia igual a aquella que tendrían si hubiesen sido solicitadas o expedidas en territorio nacional sin prioridad reconocida.

Sobre el particular, estas comisiones estiman que la redacción propuesta genera la idea de que las patentes que se concedan en México, con base en el reconocimiento de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, se encuentran ligadas en cuanto a su vigencia a la de la patente cuya prioridad se reclamó y obtuvo en el extranjero, lo que es inexacto, toda vez que las patentes solicitadas en diferentes países son independientes de las patentes obtenidas por la misma invención en nuestro país, pues el principio de la independencia de la protección aplica no sólo a que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, sino también en cuanto a sus causas de nulidad o caducidad y vigencia, lo que se encuentra previsto en el artículo 4 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y que señala lo siguiente:

Artículo 4 bis

(Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países)

1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.

2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.

3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.

4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.

5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.

Adicionalmente, en términos del artículo citado, particularmente de su inciso 5, la propuesta de adición resulta innecesaria dado que una disposición similar se encuentra prevista ya en el citado Convenio, del que México es parte y que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.

En este orden de ideas, también la Ley vigente se encuentra ajustada a dicho instrumento internacional al señalar en su artículo 23 lo siguiente:

Artículo 23.- La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones consideran innecesario el adicionar el párrafo propuesto al artículo 40.

QUINTO.- ADICIÓN AL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II

Esta adición contempla lo siguiente:

Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I.-

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud.

Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su defecto, éstas se sujetarán al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentación a la que se refiere el artículo 38 Bis.-

Respecto a la inclusión de un nuevo reconocimiento de prioridad, se considera que dicha circunstancia está regulada actualmente en la propia Ley, particularmente en los artículos 38 Bis y 41 fracción II, pero estas comisiones estiman que es conveniente precisar esta previsión y que su inclusión no genera ninguna inconsistencia en la Ley, por lo cual se considera precedente en los términos de la iniciativa.

SEXTO. MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I

La modificación al artículo 47 está planteada de la siguiente manera:

Artículo 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención, así como la información que acredite la aplicación industrial del invento.

Al respecto, estas comisiones estiman conveniente destacar que el artículo 28 del Reglamento de la Ley ya prevé este requisito, al establecer que la descripción se formulará sujetándose a las siguientes reglas:

I.- Indicará la denominación o el título de la invención, tal como figura en la solicitud;

II.- Precisará el campo técnico al que se refiera la invención;

III.- Indicará los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la técnica a la que la invención pertenece y citará, preferentemente, los documentos que reflejen dicha técnica;

IV.- Especificará la invención, tal como se reivindique, en términos claros y exactos que permitan la comprensión del problema técnico, aun cuando éste no se designe expresamente como tal, y dé la solución al mismo, y expondrá los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, con respecto a la técnica anterior.

La descripción deberá ser concisa, pero tan completa como fuere posible, y deberán evitarse en ella digresiones de cualquier naturaleza. En la descripción se harán notar las diferencias de la invención que se divulga con las invenciones semejantes ya conocidas;

V.- Cuando se requiera el depósito de material biológico conforme a lo previsto en el artículo 47,fracción I, segundo párrafo de la Ley, mencionará que se ha efectuado dicho depósito e indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha en que se efectuó y el número atribuido al mismo por dicha institución, y describirá, en la medida de lo posible, la naturaleza y características del material depositado en cuanto fuesen pertinentes para la divulgación de la invención;

VI.- Contendrá la enumeración de las distintas figuras de que se compongan los dibujos, haciendo referencia a ellas y a las distintas partes de que estén constituidas;

VII.- Indicará el mejor método conocido o la mejor manera prevista por el solicitante para realizar la invención reivindicada. Cuando resulte adecuado, la indicación deberá hacerse mediante ejemplos prácticos o aplicaciones específicas de la invención, que no sean de naturaleza ajena a la invención que se describe y con referencias a los dibujos, si los hubiera, y

VIII.- Indicará, explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, la forma en que puede producirse o utilizarse, o ambos.

La descripción deberá seguir la forma y orden señalados en este artículo, salvo cuando por la naturaleza de la invención, una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión y una presentación más práctica.

Cada apartado de la descripción a que se refieren las fracciones II a VII anteriores, deberá ir precedido de un encabezado.

Conforme a lo anterior, se observa que una descripción debe ser completa; incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención; de considerarse adecuado, dicha indicación deberá hacerse mediante ejemplos prácticos o aplicaciones específicas de la invención; así como indicar, en su caso, la forma en que pueda producirse o utilizarse o ambos.

Por lo anterior, estas comisiones consideran procedente en los términos de la iniciativa, la inclusión de este requisito bajo el término "ejemplifique" en el artículo 47 de la Ley.

SÉPTIMO. ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 53 BIS

Por otra parte, la iniciativa propone la adición de un artículo 53 Bis para incorporar al sistema de propiedad industrial un procedimiento no contencioso de oposición, el cual permitirá incidir en el otorgamiento de patentes, cuya redacción se propone como sigue:

Artículo 53 Bis.- Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud de la patente, cualquier persona podrá oponerse a su otorgamiento, para lo cual deberá proporcionar al Instituto argumentos o evidencia sobre la improcedencia del otorgamiento de la misma, de los que se desprenda que:

I.- La invención no reúne los requisitos de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial, o se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 16 y 19 de esta Ley, o,

II.- La solicitud contenga reivindicaciones que pretendan abarcar derechos adicionales a los vinculados con la descripción y el resumen de la invención, o cuando dichas reivindicaciones incluyan parcial o totalmente invenciones previamente patentadas, aun cuando se trate de patentes del mismo titular.

El Instituto notificará al solicitante de la patente del inicio del procedimiento de oposición para que en el plazo de un mes manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

El Instituto deberá tomar en consideración los elementos aportados en los términos de este artículo tanto por el solicitante como por el o los opositores, fundando o motivando la resolución que se adopte

Si la patente se impugna dentro de los 6 meses posteriores a su otorgamiento, ésta se transmitirá en los términos del Título Sexto de esta Ley.

Al respecto, estas comisiones estiman procedente que se establezca un mecanismo "ex - ante" para permitir mayor transparencia y participación ciudadana en los mecanismos de otorgamiento de patentes, que al mismo tiempo permitirá al IMPI evaluar en su conjunto la información presentada en el proceso de conceder la patente, lo que disminuirá los procedimientos de declaración de nulidad y los recursos de revisión que se interpondrían con posterioridad a la expedición de la misma.

Sin embargo, se considera que los propósitos de transparencia y participación ciudadana se lograrían de igual forma mediante un procedimiento no contencioso que evite la prolongación y demora en el otorgamiento de patentes, debido a la interrupción del proceso de otorgamiento en tanto se desahoga la oposición. Por ello sería preferible integrar un procedimiento similar que no suspenda el trámite del otorgamiento de patente, pero en el que la información presentada sirva al IMPI como apoyo técnico al realizar el examen de fondo sobre la solicitud, de tal manera que le permita resolver adecuadamente si concede o niega la patente.

También conviene destacar que lo previsto por la fracción II propuesta, respecto a que una solicitud que contenga reivindicaciones que pretendan abarcar derechos adicionales a los vinculados con la descripción y el resumen de la invención, o cuando dichas reivindicaciones incluyan parcial o totalmente invenciones previamente planteadas, no considera lo dispuesto por los artículos 10, 10 Bis y 41, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, conforme a los cuales si varias personas hicieran la misma invención independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada.

Asimismo, conforme al artículo 47, respecto a la reclamación del derecho de prioridad, es requisito para su reconocimiento que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Adicionalmente, estas comisiones consideran conveniente, en razón de la sistematización de la Ley que esta previsión se incluya en un nuevo artículo 52 Bis, en lugar del 53 bis propuesto en la iniciativa, toda vez que es el artículo 52 el que dispone la publicación en la Gaceta de la correspondiente solicitud, lo que daría inicio a la posibilidad de presentar la información en comento.

En cuanto al último párrafo del artículo analizado, se observa que los tiempos que prevé son indeterminados pues tendría que estudiarse caso por caso la fecha de otorgamiento, la cual es diversa a la publicación de la patente concedida, además de corresponder a la nulidad ya prevista en el artículo 78.

Por lo anterior, se sugiere incluir en la LPI un procedimiento en el que cualquier persona pueda presentar la información sobre el cumplimiento de los requisitos de los artículos 16 y 19 de la LPI de cualquier solicitud de patente, de tal manera que promueva la transparencia y la oportunidad del otorgamiento de patentes sin prolongar los tiempos del procedimiento para el mismo ya que, de lo contrario, se alargaría considerablemente el trámite, al abrirse una etapa más en el procedimiento en donde se emitirían actos de autoridad susceptibles de ser impugnados por los particulares, que repercutirían de manera negativa en los tiempos y costos, causando incertidumbre jurídica a los particulares y disminuyendo la agilidad deseable en los procesos de obtención de patentes y afectando con ello la competitividad del país en materia de protección de la propiedad industrial.

Finalmente, estas comisiones consideran agregar a la propuesta la previsión de que la validez de la patente se puede impugnar en todo tiempo a través de las acciones previstas en el artículo 78 de esta Ley, que se refiere al procedimiento "ex - post" consignado actualmente en la Ley, para solicitar la nulidad de una patente otorgada.

Por lo anterior, estas comisiones proponen el traslado de este procedimiento al artículo 52 Bis, en los términos apuntados, que se incluyen en el proyecto de decreto contenido en los resolutivos del presente dictamen.

OCTAVO. MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 59

La iniciativa propone modificar los elementos que debe contener el Título de una patente mediante la reforma de las fracciones IV y VI, y la adición de una fracción VII, para quedar como sigue:

Artículo 59.- El Instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

I a III...

IV.- Fechas de presentación de la solicitud y de la prioridad o prioridades reconocidas y, en su caso, de las reivindicaciones beneficiadas por cada una de las prioridades reconocidas;

V...

VI.- Fecha de expedición, y

VII.- Fecha exacta del vencimiento de la vigencia de la patente.

Respecto a la reforma de las fracciones IV y VI, se estiman innecesarias puesto que las reivindicaciones formar parte del Título de la patente de conformidad al primer párrafo del propio artículo 59 y en la fracción IV se establece solo el plural de los términos ya mencionados.

En cuanto a la adición de la fracción VII, cabe señalar que en el Título de la patente se asienta su vigencia, en cumplimiento a la fracción VI del artículo 59 de la Ley, la cual es de 20 años improrrogables (artículo 23) contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y está sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Conforme a lo anterior, en el Título no podría indicarse una fecha exacta del vencimiento de la patente, pues ésta no se puede determinar a priori en virtud de que la misma se encuentra vinculada al pago de la tarifa anual para la conservación de los derechos que la misma otorga. En este orden de ideas, la vigencia de una patente puede terminar antes del cumplimiento de los 20 años, si el titular no cubre el pago de la tarifa anual para la conservación de los derechos que corresponda, conforme al artículo 80 de la Ley.

Por lo anterior, respecto a la adición propuesta, se considera que debería asentarse de la siguiente manera: "Su vigencia y fecha de vencimiento, sujeta al pago de las tarifas de mantenimiento que señala la Ley" para evitar que se ostente como vigente una patente caduca por falta de pago de las tarifas correspondientes.

Cabe señalar que, de cualquier manera, en los Títulos que se otorgan, se señala de manera enunciativa el periodo y la fecha a partir de la cual se puede determinar la vigencia, de conformidad con el artículo 23 de la Ley.

Finalmente, se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa, que se propone esta adición en razón de la problemática generada por las extensiones de vigencia de patente que los tribunales han ordenado se efectúen, pero, como se ha señalado con anterioridad, los casos en los cuales se ha ordenado la extensión de la vigencia de patentes, son una situación de excepción al amparo del artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial modificada en 1991 y no una regla general.

Por lo anterior, estas comisiones consideran procedente la modificación en comento, en la fracción VI de este artículo.

NOVENO. ADICIÓN AL ARTÍCULO 78

En este artículo la iniciativa propone modificar las causales de nulidad de una patente o registro, adicionando tres fracciones al artículo 78, para quedar como sigue:

Artículo 78.- La patente o el registro serán nulos en los siguientes casos:

I a IV...

V.- Cuando el solicitante no distinga claramente las reivindicaciones que no se benefician de la prioridad o prioridades reclamadas;

VI.- Cuando se reivindiquen materias novedosas conjuntamente con otras que se encuentran en el estado de la técnica, o

VII.- Cuando el solicitante hubiere proporcionado información falsa al Instituto o hubiere ocultado u omitido proporcionar información que, de haber obrado en poder del Instituto, habría hecho que éste negara el otorgamiento de la patente o el registro respectivo.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I, II, V, VI y VII anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Con excepción de las causas contempladas en las fracciones VI y VII, cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

Respecto a la adición de las causales propuestas en las fracciones V, VI, y VII, se puede estimar que ya se encuentran contempladas en la actual redacción del artículo 78, conforme a los señalamientos que a continuación se realizan.

Conforme al artículo 41 fracción II, para el reconocimiento de la prioridad es requisito que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su caso, analizarse conforme al estado de la técnica existente a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Analizando la fracción V se observa que su contenido se refiere al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 fracción II vigente, cuyos contenidos han sido descritos.

En este sentido, esa causal de nulidad se encuentra regulada en el propio artículo 78 fracción II, la cual señala que la patente será nula cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro.

En cuanto a la causal del la fracción VI propuesta, que se refiere al caso en que se otorgue una patente a una invención que carezca de novedad. Su regulación ya se encuentra prevista en la fracción I vigente del mismo artículo 78, donde que señala que una patente es nula cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre los requisitos necesarios para su concesión, establecida en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47:

"I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47;"

En este orden de ideas, con fundamento al artículo 16, son patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Conforme al artículo 12 de la misma Ley, es nuevo todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, entendido éste como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

Por lo anterior, en el caso de que se otorgara la patente a una invención que carezca del requisito de novedad, resulta aplicable la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 78 y por lo tanto, la adición de la fracción VI es innecesaria.

Asimismo, en lo relativo a esta propuesta, conforme al artículo 19 fracción VIII de la Ley, no se consideran invenciones la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión, de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Respecto a la fracción VII, esta causal ya se regula en la actual fracción IV, que señala que la patente será nula:

"IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla."

Respecto de la inclusión de una causal de nulidad por la declaración de datos falsos, no resulta positiva en la práctica, dado que en materia probatoria se observa un efecto negativo, ya que la carga de la prueba recae en el titular del derecho (en este caso, el titular de la patente), sin que el accionante aporte pruebas al respecto.

Por lo anterior, estas comisiones estiman que no es necesaria la modificación a este artículo.

DÉCIMO. ADICIÓN DEL ARTÍCULO 78 BIS

Se propone la adición de un nuevo artículo 78 Bis para incluir la nulidad cuando el titular de una patente incurra en una conducta sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica. Dicho artículo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 78 bis.- La patente se declarará nula cuando su titular, licenciatario o usuario impida ilegalmente a terceros fabricar, usar, vender, ofrecer en venta o importar el producto patentado o utilizar el proceso patentado, o fabricar, usar, vender, ofrecer en venta o importar el producto que resulte directamente de ese proceso patentado. La nulidad descrita en el presente párrafo se aplicará también cuando los actos mencionados se realicen previo al otorgamiento de la patente, una vez que ésta ha sido solicitada.

Se considera que el titular de una patente, su licenciatario o usuario incurre en la conducta descrita en el párrafo anterior cuando la Comisión Federal de Competencia Económica emita una resolución declarando que la patente se ha usado como instrumento para incurrir en una práctica prohibida conforme a la Ley Federal de Competencia Económica.

La acción de nulidad prevista en este artículo podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

Al respecto, estas comisiones analizaron el contenido de dicho artículo y se encuentra que el mismo es incompatible con el régimen legal de la competencia económica vigente en México.

Conforme al artículo 28 de la Constitución Política las patentes no constituyen monopolios y en consecuencia su ejercicio no puede materializar una conducta ilegal en materia de competencia económica, lo cual también se encuentra previsto en el artículo 25 de la Ley, que establece:

Artículo 25.- El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y

II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará efectuada por el titular de la patente.

Por su parte, la Ley Federal de Competencia Económica excluye de las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia los derechos de los inventores, por lo que este artículo resultaría incompatible entre ambos marcos normativos. Al respecto, el artículo 5 de la Ley Federal de Competencia Económica establece:

Artículo 5o. No se considerarán monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación de la materia para la protección de sus propios intereses.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos o mejoras.

No obstante lo anterior, ya existen mecanismos en la Ley y en los Tratados que prevén evitar que los inventores abusen de los derechos que le confiere una patente, como es el caso de lo previsto en los artículos 70 y 77 de la Ley, relativos a la no explotación de una licencia durante tres años, o a la explotación de utilidad pública por causales de emergencia o seguridad nacional.

En virtud de lo anterior, estas comisiones consideran que no es procedente la aprobación de este artículo.

UNDÉCIMO. ADICIÓN AL ARTÍCULO 187.

La iniciativa propone adicionar este artículo para incluir los procedimientos de oposición y de revocación en las reglas procesales que prevé el correspondiente Capítulo de la Ley, para quedar como sigue:

Artículo 187.- Las oposiciones y solicitudes de declaración administrativa de revocación, nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

La iniciativa propone adicionar la solicitud de declaración administrativa de revocación y el procedimiento de oposición.

Sobre la revocación, cómo se ha señalado previamente, no está actualmente prevista en la Ley y no hay elementos adicionales en el proyecto, tales como procedimiento o causales.

En referencia a la inclusión de la oposición, se reitera la posición respecto al artículo 53 Bis propuesto en la iniciativa, en el sentido de que estas comisiones proponen un procedimiento de observaciones y no un procedimiento contencioso de oposición de patentes, por ende, la adición al artículo 187 se considera no necesaria bajo estos argumentos.

Por lo anterior, estas comisiones consideran innecesaria la modificación de este artículo.

DUODÉCIMO. MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 188.

La iniciativa propone incluir el "interés legítimo" entre los sujetos que pueden activar el inicio de un procedimiento de declaración administrativa, para quedar como sigue:

Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés legítimo y funde su pretensión.

Al respecto, estas comisiones advierten que actualmente el artículo 188 señala que para iniciar un procedimiento de declaración administrativa se debe acreditar interés jurídico y fundar la pretensión. La iniciativa propone modificar el interés "jurídico" por interés "legítimo"; sin embargo no establece la definición sobre lo que se entenderá por éste.

A la fecha, en nuestro país, no existe una definición legal del interés legítimo, si bien en una algunas determinaciones de órganos jurisdiccionales se establece que: no se ocupa del derecho subjetivo, sino del interés jurídicamente protegido (generalmente grupal, no exclusivo, llamado también legítimo) propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas; diversas normas administrativas conceden a estos sujetos instancias, acciones o recursos. (INTERES JURIDICO. SUS ACEPCIONES TRATANDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS. Tesis Aislada. Sin número en materia administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, página: 264, correspondiente a la Octava Época.)

La Ley vigente establece que el IMPI puede iniciar un procedimiento de declaración administrativa ya sea de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico, término acorde a los principios vigentes en el derecho mexicano.

Al respecto, el Diccionario Jurídico Mexicano señala que en materia procesal, el interés jurídico es la pretensión que se tiene de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado. Es decir la necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales para proteger el derecho sustantivo, que es la materia del litigio.

En materia de patentes, el interés jurídico corresponde al titular de una patente de invención o de un registro, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, quienes pueden acudir al IMPI para hacer efectivo el respecto de los derechos que la Ley les confiere en caso de que éstos sean violados.

Es pertinente aclarar que al tener el IMPI facultades de oficio para iniciar procedimientos de declaración administrativa no es imprescindible que los particulares hagan de su conocimiento hechos o proporcionen información específica para que éste pueda de acuerdo con sus atribuciones iniciar cualquier clase de procedimiento.

No obstante lo anterior, estas comisiones consideran que se contribuiría a los principios de transparencia, participación ciudadana e interés público, con el establecimiento de la posibilidad de que cualquier persona pueda presentar por escrito al IMPI la existencia de alguna de las causales de inicio del procedimiento de declaración administrativa, de tal manera que en base a los elementos presentados el Instituto pueda ejercer su facultad de iniciar el procedimiento de oficio en los casos que considere pertinentes.

Por lo anterior estas comisiones realizan la modificación correspondiente en el proyecto de dictamen.

DÉCIMO TERCERO. ADICIÓN AL ARTÍCULO 193.

La iniciativa propone ajustar este artículo con la inclusión de los procedimientos de oposición y revocación, para quedar como sigue:

Artículo 193.- Admitida la solicitud de oposición o declaración administrativa de revocación nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto, con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Al respecto, estas comisiones reiteran las observaciones previstas para las modificaciones propuestas al artículo 187, por lo que consideran no procedente esta adición.

DÉCIMO CUARTO. MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 199 BIS 1.

La propuesta, relativa a la fianza y la contrafianza que se determinan en las medidas que el IMPI puede realizar dentro de los procedimientos de declaración administrativa, establece las siguientes adiciones al artículo 199 Bis 1:

Artículo 199 BIS 1.- Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que:

I. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violación a su derecho;

b) Que la violación a su derecho sea inminente;

c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta, cuidando en todo caso que las medidas no excedan el alcance del derecho.

Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas, los gastos en que éste hubiese incurrido para su constitución, y el interés legal. Él interés legal no podrá exceder en ningún caso el correspondiente a dieciocho meses.

Sobre el particular, estas comisiones tienen en cuenta que la aplicación de medidas precautorias en procedimientos de infracción constituye un mecanismo importante para que los titulares de los derechos de propiedad industrial puedan evitar la consumación de daños irreparables por la violación de dichos derechos en tanto se obtiene una resolución definitiva respecto de la infracción.

En ese sentido, la fijación de los montos a cubrir a través de las garantías previstas en dicho mecanismo,

debe atender, en el caso de la fianza, a que su fijación sea por el monto suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida; de lo contario se abre la posibilidad de causar daños irreparables al titular de los derechos y se podría incentivar la violación de los derechos tutelados por la Ley

En el caso del monto de la garantía consistente en la contrafianza esta debe fijarse considerando que el mismo sea suficiente para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

En ambos casos, la fijación de los montos de las garantías debe considerar que el objeto de las mismas es cubrir los posibles daños que pueden ocasionarse bien al titular o al presunto infractor, según sea el caso, para lo cual el mecanismo idóneo será aquel que tome en consideración de forma muy objetiva la información que permita determinar el monto de los posibles daños que se encuentra directamente relacionado con la ventas de los productos en cuestión en uno y otro caso

En este sentido, se considera que las disposiciones vigentes para la determinación de medidas provisionales, satisfacen las inquietudes que origina la propuesta de reformar el artículo 199 Bis 1, tomando en consideración además las disposiciones jurídicas que a continuación se señalan:

El artículo 199 Bis 6 de la Ley dispone que en cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que esta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

Además, el artículo 74 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente dispone lo siguiente:

Artículo 74.- El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza a que se refiere el artículo 199 BIS 1, fracción II de la Ley, cuando de la práctica de la medida se desprenda que la fianza otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida.

Asimismo, es importante destacar que actualmente el segundo párrafo del artículo 199 BIS 2 de la Ley, permite al IMPI modificar los términos de las medidas que haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten.

Respecto a la adición prevista en la iniciativa para el tercer párrafo del la fracción cuya reforma se analiza, consistente en la expresión ".cuidando en todo caso que las medidas no excedan el alcance del derecho" se entiende la misma como un mandato que se da al Instituto para que al determinar dichas medidas tome en cuenta la gravedad, naturaleza de la falta, las posibles afectaciones económicas y el resto de la información que tenga en ese momento a su alcance, para evitar un exceso en la aplicación de las medidas.

Sin embargo, estas comisiones tienen en consideración que al momento de determinar las medidas correspondientes, el IMPI no cuenta con toda la información que le permita ajustar las mismas exactamente a la gravedad y alcance de la presunta infracción, y que, al mismo tiempo, tiene la oportunidad de modificar dichas medidas una vez que haya recibido la información adicional y observaciones que le alleguen las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 199 BIS 2, por lo que estas comisiones consideran innecesaria la expresión citada al estar ya dichos extremos previstos en los ordenamientos referidos.

Por otro lado, estas comisiones advierten que si bien el IMPI tiene atribuciones en el Reglamento para solicitar la ampliación de la fianza a la que se refiere el artículo 199 Bis 1, una vez que realiza las medidas y determina que la fianza ha sido insuficiente para responder de los daños y perjuicios, dicha facultad no está establecida en la Ley.

En consecuencia, estas comisiones estiman procedente establecer en la Ley la atribución del IMPI de aumentar el monto de la fianza, una vez que se hayan practicado las medidas correspondientes, de tal manera que la fianza no resulte insuficiente.

Por lo que se refiere a que el importe de la contrafianza comprenda la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas, los gastos que este hubiese incurrido y el interés legal, se observa que la propuesta establecida en la iniciativa congruente con resoluciones que la Suprema Corte ha dictado al respecto determinando que la contrafianza debe ser, en términos generales, de más cantidad que la fianza por cuanto a que garantiza mayores responsabilidades. Se aplican en lo conducente las siguientes jurisprudencias y tesis:

"SUSPENSIÓN, CONTRAFIANZA EN CASO DE. DEBE SER MAYOR QUE LA GARANTÍA. La contrafianza que se constituye en los juicios de garantías, debe ser, en términos generales, de más cantidad que la fianza por cuanto a que garantiza mayores responsabilidades".

"CONTRAFIANZA EN AMPARO, DEBE SER MAYOR QUE LA FIANZA. La contrafianza que se otorgue al amparo, debe ser mayor en cuanto a su importe, que la fianza, ya que ésta solamente responde de los daños y perjuicios que se ocasionen al tercero perjudicado con la suspensión de los actos reclamados, mientras que la contrafianza, además de responder de los daños y perjuicios que se causen al agraviado, con la ejecución de los actos reclamados, debe responder de la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional."

Al respecto, estas comisiones consultaron al IMPI sobre las prácticas que se siguen al imponer el monto de la contrafianza, resultando que en la determinación de la misma se sigue un criterio general que considera un porcentaje adicional al monto de la fianza, normalmente el 40 por ciento adicional, por lo que se considera dicho monto efecto de guardar congruencia con la práctica y el espíritu de la contrafianza, en los términos de las resoluciones previamente señaladas.

Asimismo, las comisiones advierten la necesidad de dotar al IMPI de la misma facultad de ajustar el importe de la contrafianza cuando se haya hecho lo propio con la fianza. Por lo anterior, se realiza la adecuación correspondiente en el proyecto de decreto de este dictamen.

DÉCIMO QUINTO. MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN II Y XXVII

La iniciativa propone la reforma y adición de la fracción II y XXVII del artículo 213 de la LPI que determina las infracciones administrativas a la propia ley, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I...

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén.

III a XXVI...

XXVII.- Abusar de una patente en los siguientes casos:

a) Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior, la inexistencia de la misma o las mismas infracciones acusadas;

b) Cuando en el trámite de un procedimiento de infracción, el solicitante actúe dolosamente o de mala fe, o

c) Cuando el peticionario de las medidas precautorias previstas en la presente Ley solicite su adopción manifestando hechos falsos para lograr su imposición o impedir su levantamiento.

XXVIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

En cuanto a la propuesta de reforma a la fracción II, se destaca que elimina la excepción conforme a la cual sólo incurriría en infracción quien cuando la patente hubiere caducado o hubiere sido declarada nula, hiciere aparecer los productos como patentados después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que hubiere quedado firme la declaración de nulidad.

El objeto de la excepción que ahora se encuentra en la Ley busca no afectar económicamente a quien fue el legítimo titular de una patente, pues si bien es cierto se trata de una patente caduca, también lo es que al término de su vigencia aún pudieran existir en el mercado, distribuidos para su comercialización productos fabricados y vendidos bajo la vigencia de la patente por lo que actualmente la ley prevé el plazo de un año.

Sobre el particular estas comisiones estiman que sería de imposible cumplimiento suprimir esta excepción, pues al estar ya vendidos y distribuidos en el mercado los mismos, resultaría imposible para el Titular controlar su circulación y comercialización.

Además, toda vez que en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente se publicara las resoluciones de las declaraciones administrativas de nulidad y caducidad de patentes, se considera que se da difusión pública y jurídica a estas situaciones.

Por lo anterior, no se considera procedente realizar la modificación apuntada.

Por su parte la fracción XXVII, propone tipificar conductas de abuso por parte de los titulares de las patentes, al respecto, estás comisiones formulan las siguientes observaciones.

El inciso a) de la fracción propuesta resulta adecuada, siempre y cuando las infracciones y argumentos señalados sean idénticos a los que el instituto haya conocido y resuelto inexistentes en un procedimiento anterior y sólo cuando este haya causado ejecutoria, por lo que se realiza esta precisión en el texto del proyecto de decreto.

En cuanto a los inciso b) y c), estas comisiones consideran las disposiciones del artículo 199 BIS 3 que, para evitar el abuso en las solicitudes de medidas provisionales, señala que el solicitante de éstas será responsable del pago de daños y perjuicios causados a la persona en contra quien se hubiesen ejecutado, cuando en la resolución definitiva se declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, entre otros.

Además, el agraviado por el abuso en la aplicación de una medida provisional, aparte de recibir la fianza correspondiente, puede iniciar las acciones legales para el pago de daños y perjuicios ocasionados.

Por otra parte, se considera que la referencia a "hechos falsos" prevista para el inciso c) configura un tipo penal, cuya aplicación corresponde a autoridades diversas al IMPI, pero que el propio Instituto deberá denunciar en caso de existir.

Por lo anterior, estas comisiones consideran que los mecanismos establecidos son suficientes para disuadir al titular de una patente a realizar las conductas que la iniciativa propone en los incisos b) y c) en comento.

De esta manera, al aprobarse sólo la hipótesis prevista en el inciso a), se realizan los ajustes correspondientes en el proyecto de decreto para que el mismo se convierta en la fracción XXVII del referido artículo 213.

DÉCIMO SEXTO. MODIFICACION AL ARTÍCULO 221 BIS.

La iniciativa propone la adición de un segundo párrafo al artículo 221 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 221 BIS.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

Será responsable de los daños y perjuicios que cause el titular de la patente, licenciatario, usuario o distribuidor aquel que incurra en alguna de las infracciones previstas en la fracción XXVII del artículo 213 de esta Ley.

Esta reforma pretende establecer la responsabilidad del titular de la patente en caso de que incurra en los supuestos casos de abuso que serían previstos en el artículo 213 de la propia iniciativa; sin embargo, estas comisiones advierten que las infracciones previstas en el artículo 213, son sancionadas actualmente de manera general, entre otras, por las disposiciones establecidas en los artículos 214 y 221(que incluye los daños y perjuicios a los afectados) por lo que su adición se estima innecesaria.

CONCLUSIONES:

Por lo anteriormente expuesto, y una vez realizadas las modificaciones comentadas en las consideraciones del presente dictamen, los integrantes de estas Comisiones Unidas nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, el siguiente:

RESOLUTIVO:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo Único.- Se reforman los artículos: 12, fracción IV; 41 fracción II; 47 fracción I; 59, fracción VI; 188; 199 Bis 1; y, 213 fracción XXVII; y se adicionan: un segundo párrafo a la fracción X del artículo 6o; el artículo 52 Bis y la fracción XXVIII al artículo 213, todos ellos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:


Artículo 6°.- ...

I.- a IX.- ...

X.- .

Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión, todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé esta Ley, así como las que desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, siempre que no hayan sido legalmente impugnadas;

XI.- a XXII.- ...


Artículo 12.- ...

I.- a III.- ...

IV.- Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención tenga una utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud;

V.- a VI.- ...

Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I.- ...

II.- ...

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud.

Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su defecto, éstas se sujetarán al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentación a la que se refiere el artículo 38 BIS;

III.- a IV.- ...

Artículo 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención, así como la información que ejemplifique la aplicación industrial del invento.

...

II.- a IV.- ...

Artículo 52 Bis.- Dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

El Instituto podrá, cuando así lo estime conveniente, considerar dicha información como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. El Instituto dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que, de considerarlo procedente, exponga por escrito los argumentos que a su derecho convengan.

La presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera presentado el carácter de interesado, tercero o parte, y, en su caso, procederá el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 78 de esta Ley.

Artículo 59.-

I.- a V.- .

VI.- Su vigencia y fecha de vencimiento, especificando que la misma estará sujeta al pago de las tarifas para mantener vigentes los derechos, en los términos señalados por la Ley.

Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

Artículo 199 BIS 1.- .

I.- a III.- ...

...

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta.

Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza.

El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. En el mismo sentido, el Instituto podrá ordenar el incremento de la contrafianza.

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- a XXV.- ...

XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

XXVII.- Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción, y

XXVIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

T R A N S I T O R I O S

Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 25 de noviembre de 2009.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISIÓN DE SALUD

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


 

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